Apple conquista nova vitória sobre a Gradiente em disputa pela marca iPhone no Brasil

A Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou dois processos envolvendo a disputa entre Apple e Gradiente pelo uso da marca iPhone no Brasil. A empresa norte-americana de tecnologia levou a melhor.

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O processo se arrasta desde 2013 e mostra que a disputa está longe de um desfecho. Além das duas ações julgadas pelo TRF2, há um processo tramitando no Supremo Tribunal Federal (STF), discutindo a possibilidade de a empresa norte-americana ser a titular exclusiva do termo "iPhone" no Brasil.

Gradiente queria o fim da marca iPhone da Apple no Brasil

A Gradiente, sob o nome IGB Eletrônica S.A, havia solicitado a nulidade da marca iPhone da Apple no Brasil, alegando que registrou a marca G Gradiente Iphone junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 2000 — sete anos antes do lançamento do primeiro iPhone da Apple.

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O TRF2 negou o pedido da empresa brasileira e confirmou a sentença favorável à Apple. O desembargador federal Wanderley Sanan Dantas, relator de ambos os processos, argumentou em seu voto que, apesar de as empresas atuarem no mesmo segmento de mercado, “os elementos nominativos e figurativos das marcas são suficientemente distintos a ponto de não gerar confusão ou associação indevida”.

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Ou seja, a análise concluiu que é possível a "convivência pacífica das marcas".

Apple queria que marca da Gradiente fosse extinta

No processo movido pela Apple, havia o pedido de caducidade da marca "G Gradiente iPhone", baseado no artigo 143 da Lei de Propriedade Intelectual (LPI).

A empresa dos Estados Unidos alegava que o registro poderia ser extinto devido à falta de uso da marca pela companhia brasileira por mais de cinco anos.

A decisão de primeiro grau favoreceu a Apple, mas a Segunda Turma Especializada do TRF2 anulou a decisão.

O colegiado do TRF2 determinou também a redistribuição dos autos entre as varas federais especializadas em propriedade intelectual, para nova instrução e julgamento.

O tribunal entendeu que a ação da Apple não poderia ter tramitado em conjunto com a ação ajuizada pela Gradiente, como ocorreu anteriormente.

Os julgadores avaliaram que a vinculação gerou um "vício intransponível" na distribuição do processo.

No entanto, com a decisão mais favorável à Gradiente no segundo processo, o resultado geral dos julgamentos aponta uma vitória para a Apple, que ainda pode usar a marca iPhone no Brasil.

Caso cria jurisprudência

Essa decisão pode estabelecer jurisprudência para outros casos, ou seja, pode ser aplicada em ações semelhantes que estão em andamento.

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No STF, a batalha entre a Apple e a Gradiente está registrada como Tema 1205, que discute “a exclusividade da propriedade industrial em razão da demora na concessão do registro de marca pelo INPI, concomitante ao surgimento do uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente”.

Esse contexto apresenta dois cenários: a Gradiente alega ter registrado a marca "iPhone" primeiro no Brasil, enquanto a Apple defende que seu iPhone ganhou notoriedade e se tornou um produto reconhecido globalmente, associado à sua marca.

A Apple explica que o uso da letra "i" em caixa baixa no início dos nomes de seus produtos é uma referência à empresa, como iPad e iMac. A companhia americana argumenta ainda que a Gradiente pode utilizar o nome, desde que como uma expressão completa, como "Gradiente iPhone".

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A Gradiente, por sua vez, argumenta que tem direito ao uso da marca, por ter registrado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) em 2000, obtendo a concessão em 2008, pouco depois do lançamento global do iPhone da Apple.

STF deve decidir no plenário físico em breve

O embate pela marca entre a Gradiente e a Apple ainda está em julgamento no plenário virtual do STF. Até o momento, cinco votos são favoráveis à Apple, enquanto três são favoráveis à Gradiente.

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Agora, o ministro Dias Toffoli determinou que a disputa seja discutida e julgada no plenário físico da Corte. A data para a discussão será definida pelo presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso.

Na ocasião, os ministros poderão reapresentar seus votos e até mesmo mudar suas posições até o final do julgamento.

Votaram a favor da Apple:

• Luís Roberto Barroso;

• Alexandre de Moraes;

• Luiz Fux;

• Cristiano Zanin;

• Carmen Lúcia.

Votaram a favor da Gradiente:

• Dias Toffoli;

• Gilmar Mendes;

• André Mendonça.

Declarou-se suspeito e não votou:

• Edson Fachin.

A data para a nova discussão será definida em breve.