No caso iPhone, STF suspende julgamento Apple contra Gradiente

RESUMO

• Em 2000, a brasileira Gradiente entrou com processo no INPI pedindo a marca "Iphone".
• Em 2007, a norte-americana Apple anuncia o lançamento do primeiro "iPhone".
• O "iPhone" da Apple foi lançado no Brasil em setembro de 2007.
• O INPI finalizou o registro pedido pela Gradiente em 2008, A empresa já tinha lançado um Iphone em 1999.
• Em 2013, a Apple entra no STJ pedindo a anulação do registro da Gradiente, pois alega usar a marca desde 1998, mesmo não estando no mercado de telefones.
• A disputa passou por várias instâncias da justiça brasileira e agora o processo foi para o STF.
• STF avalia que a disputa tem nível constitucional para ser julgado pela principal Corte brasileira.
• Em maio, o procurador-geral da República, Augusto Aras, deu parecer favorável à Apple pelo direito ao registro.
• Após 23 anos, a disputa pode ter fim a partir desta 6ª feira (02.jun), com o julgamento no plenário virtual do STF
• Caso a Gradiente ganhe o processo, a Apple terá de pagar porcentagem de todas as vendas do iPhone no Brasil, além de pagar direitos de uso pela marca no país.
• O ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto do relator a favor da Gradiente.
• Já os ministros Luiz Fux e Roberto Barroso votam a favor da Apple.
• Alexandre de Moraes pede vista do processo.
• Julgamento pode ser retomado em até 90 dias.

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O julgamento que define o uso exclusivo da marca iPhone no Brasil está suspenso. O Supremo Tribunal Federal (STF) interrompeu na 6ª feira (9.jun) porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vista no processo, que estava em análise no plenário virtual desde 2 de junho.

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Com o pedido de vista, o julgamento pode ser adiado em até 90 dias, ou seja, até setembro. O placar do STF está empatado em 2 a 2. 

O ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto do relator Dias Toffoli entendendo que a brasileira Gradiente tem o direito pelo uso exclusivo da marca por ter solicitado o registro no INPI, há 23 anos, em 2000.

"A demora na concessão de registro de marca pelo INPI [Instituto Nacional da Propriedade Industrial] não ensejou, nem poderia ensejar, a não exclusividade sobre ela por quem a depositou em razão do surgimento posterior de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente, tendo em vista os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica proporcionada pelo sistema atributivo de direitos adotado pelo legislador", relatou Dias Toffoli, em voto apoiado também por Mendes.

 

Já os ministros Luiz Fux e Roberto Barroso votaram contra o relator. De acordo com o voto do ministro Barroso, a marca já está "mundialmente consagrada" pelo fabricante concorrente da Gradiente por isso, a norte-americana também teria direito de uso da marca no país.

"Não ofende a Constituição a proibição do uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a sua vinculação mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente"

• Leia a íntegra do voto do ministro e relator Dias Toffoli (pdf) 

Para Fux, o voto contrário é motivado pelas mudanças "significativas" do mercado do iPhone entre 2000 e 2008, sendo assim reconhecendo que a Apple atuou para fortalecer a marca nos ultimos anos.

"Ao punir o agente que efetivamente desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto, cria-se uma teia perversa de incentivos, que prejudicará a qualidade futura dos produtos oferecidos ao consumidor final, reduzindo-se, portanto, o bem-estar geral da economia".

• Leia a íntegra do voto do ministro Luiz Fux (pdf)

Sendo assim, o ministro considera que a Apple tem também o direito de uso da marca iPhone no Brasil e que o Judiciário não poderia ignorar essa situação.

"Não há como desprezar, e m qualquer situação, tão longo transcurso de tempo como este. É certo que houve pedido de oposição da marca da empresa Ré, afastado pelo INPI, porém, o mercado envolvendo o IPHONE sofreu significativa alteração entre os anos de 2000 e 2008, portanto, tal realidade não poderia ser desprezada pela Autarquia, como também não será pelo Judiciário".

• Leia a íntegra do voto do ministro Roberto Barroso (pdf)

O ministro Edson Fachin se declarou suspeito para julgar o caso.
 

Marca "iPhone" é disputada desde 2000

A ação foi movida pela empresa brasileira IGB Eletrônica, dona da marca Gradiente. Ela alega que fez o pedido de registro da identidade "G Gradiente Iphone" no INPI em 2000, ou seja, sete anos antes da Apple lançar seu primeiro modelo de iPhone, em janeiro de 2007 nos Estados Unidos, e o smartphone foi lançado no Brasil em setembro daquele ano.

No entanto, o registro só foi aceito pelo INPI em janeiro de 2008, o que a Gradiente alega um erro da autoridade de registro industrial. A empresa já tinha lançado um celular iPhone em 1999, a partir do modelo 7160, da Nokia.

A empresa brasileira lança nova versão smartphone, com sistema operacional Android, em 2012.

A Apple contesta a IGB Eletrônica ao afirmar que a marca iPhone -- com a letra "i" minúscula, e a letra "P" maiúsculo -- é usada pela empresa norte-americana desde 1998. No entanto, na época, a empresa norte-americana não estava no mercado de smartphones, era uma época que o mercado era disputado por Nokia, Motorola e Samsung.

Em 2013, a 'empresa da maçã' entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedindo a anulação do registro da Gradiente. Um pedido de nulidade da Apple foi aceito pela justiça brasileira: para que a Gradiente não adotasse a marca Iphone com a letra "i" maiúsculo.

A empresa brasileira recorreu alegando que a expressão "i", minusculo, é o indicativo de acesso à internet e a anulação do registro aconteceu pelo sucesso do produto da Apple, não por questão de direito.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, relatou no seu parecer que antes da aprovação do registro feito pela IGB Eletrônica, junto ao INPI, a marca iPhone, da Apple, ficou conhecida em todo o mundo após mudanças significativas no mercado de eletrônicos.

"A aquisição de um segundo significado possibilita que um elemento meramente descritivo adquira distintividade a ponto de identificar um produto ou serviço, tornando-o vendável por atrair o consumidor", explica o PGR. 

Além disso, Aras afirma que o uso da marca não ficaria restrito unicamente ao "requisito da anterioridade", ou seja, o INPI tinha de considerar os impactos da rapidez da evolução da tecnologia e os efeitos da demora na concessão de registros, pois isso acarretaria prejuízos indevidos.

"A concessão de exclusividade com base na anterioridade, mesmo após a consolidação mundial do elemento descritivo, poderia confundir os consumidores, tendo em conta que a notoriedade agrega valor decisivo ao produto, tornando-o conhecido, confiável, durável no mercado e capaz de alavancar as vendas", argumenta Aras no parecer.
 
+ Acesse o parecer de Augusto Aras sobre o caso (pdf)

Em 2018, após o processo passar instâncias inferiores, as decisões foram favoráveis à Apple. No STJ, a empresa norte-americana venceu apenas na retirada da exclusividade da marca "iPhone" da Gradiente.
Internet Phone

Quando a internet dava seus primeiros passos, o conceito de do acesso da tecnologia de rede no telefone era ainda arcaico.

O acesso acontecia pela transmissão de voz pela internet (sigla VoIP) e antes da popularização dos smartphones, o nome iPhone era comum para estes aparelhos.

A primeira empresa do mundo a lançar um produto com nome iPhone foi a InfoGear em 1998, o telefone não era móvel, mas tinha um navegador que permitia o dispositivo ser conectado à intertnet, além de funções om viva-voz, secretária eletrônica e era touchscreen.